El Tribunal Supremo confirma que, en marcas denominativas que incluyen un apellido infrecuente y designan productos idénticos o similares, la homonimia parcial no excluye el riesgo de confusión si la impresión global puede inducir al consumidor medio a asociar los signos.

La controversia se origina en una solicitud de marca denominativa para productos de la clase 33, relativa a bebidas alcohólicas (excepto cervezas). La Oficina Española de Patentes y Marcas deniega el registro al apreciar riesgo de confusión con tres marcas anteriores registradas en la misma clase y para productos idénticos o similares. El solicitante recurre, y la Audiencia Provincial confirma el criterio de la OEPM.

El recurrente plantea casación por infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia sobre homonimia parcial de nombres y apellidos. Sostiene que la sentencia de instancia aplica un estándar rígido al valorar el riesgo de asociación, y que el carácter infrecuente del apellido compartido debería descartar la confusión. Reivindica así una ponderación más laxa a favor del nuevo signo.

El Tribunal Supremo rechaza esa tesis y recuerda que el canon aplicable es el análisis global de la impresión que producen los signos en el consumidor medio de las categorías de productos afectados. Este análisis exige tener en cuenta la distintividad y notoriedad de los elementos coincidentes, su posición en el conjunto marcario, y la identidad o similitud de los productos o servicios. La homonimia parcial, por sí sola, no desplaza ese método ni conduce automáticamente a la inexistencia de confusión.

El Alto Tribunal repasa la doctrina europea sobre signos que incorporan nombres o apellidos, incluida la relativa a la posibilidad de que estos elementos posean capacidad distintiva. Recuerda que, aunque un apellido pueda distinguir el origen empresarial, ello no impide que, en presencia de productos idénticos o muy próximos, su coincidencia conduzca a un riesgo de asociación si domina la percepción del público. Lo decisivo no es la rareza del apellido, sino el resultado perceptivo que proyecta el conjunto de los signos en conflicto.

Aplicado al caso, el Tribunal destaca que el apellido en cuestión es infrecuente y adquiere un peso singular en la composición de las marcas enfrentadas. Cuando el público relevante se enfrenta a bebidas alcohólicas de la clase 33 denominadas con signos que comparten ese apellido, la identidad de productos y la coincidencia denominativa en un elemento de alta distintividad empujan hacia la asociación. La impresión global es, por tanto, convergente y suficiente para confirmar el riesgo de confusión apreciado por la OEPM y por la Audiencia Provincial.

El Supremo subraya además que las cuestiones de similitud de signos y carácter distintivo incorporan una valoración eminentemente fáctica. La revisión casacional se circunscribe a corregir desviaciones manifiestas de la doctrina consolidada. En este supuesto, el enjuiciamiento de instancia se alinea con los criterios europeos y nacionales sobre percepción del consumidor, por lo que no se advierte infracción susceptible de corrección en casación.

El Tribunal recalca que el art. 6.1.b) LM protege frente a la confusión directa y la asociación indirecta sobre el origen empresarial. La coincidencia en un apellido poco común potencia la recordación del elemento compartido, especialmente cuando ocupa una posición dominante en la marca y no queda contrapesado por diferencias suficientes en otros componentes. La homonimia parcial, en ese marco, no actúa como salvaguarda, sino como factor que, unido a la identidad o proximidad de productos, refuerza la probabilidad de asociación.

Con esta sentencia refuerza la pauta de que el juicio de conjunto prevalece sobre aproximaciones fragmentarias o formalistas. La evaluación del riesgo no se resuelve con el dato aislado de la rareza del apellido, sino con la consideración de la experiencia de mercado, la memoria imperfecta del consumidor medio y el peso relativo de los elementos que integran cada signo. Allí donde el elemento coincidente domina la percepción y el solapamiento de productos es elevado, el riesgo de confusión se mantiene.

Este enfoque garantiza la función esencial de la marca como indicador de origen, evitando que la introducción de un nuevo signo con un apellido compartido —aunque sea poco común— erosione la claridad competitiva en segmentos donde la decisión de compra se forma con rápidas asociaciones verbales. La protección se aplica con especial rigor en clases como la 33, en las que el componente denominativo suele orientar la elección del consumidor.

STS 17-9-2025, EDJ 2025/696765