El Tribunal Supremo establece que la protección reforzada de una marca notoria o de renombre no ampara la monopolización de elementos gráficos genéricos fuera del sector en que la marca posee distintividad suficiente. La notoriedad debe ir acompañada de la existencia de un vínculo evocador en el consumidor para extenderse a productos diferentes.

El litigio tiene origen en la demanda presentada por varias empresas de calzado deportivo, que solicitaban el reconocimiento de sus marcas nacionales y un diseño consistente en una “X” o aspa inclinada. Alegaban infracción de derechos de marca y actos de competencia desleal por parte de otra empresa deportiva que utilizaba signos similares en palas de pádel, mochilas y bolsas. Pedían además el cese de uso y la reparación de daños y perjuicios.

La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia, pero la Audiencia Provincial revocó esta decisión al entender que la protección de la marca notoria no podía extenderse hasta monopolizar un signo gráfico elemental como la “X” en productos diferentes a las zapatillas deportivas, en los que no existía riesgo de asociación respecto al origen empresarial.

Frente a esta decisión, las empresas de calzado interpusieron recurso de casación, alegando que el uso de signos similares constituía infracción de derechos de marca, actos de competencia desleal y mala fe en la solicitud de marca comunitaria, reclamando indemnización por los daños causados. El Tribunal Supremo, sin embargo, confirma la sentencia de apelación.

El Alto Tribunal recuerda que las reformas de la Ley de Marcas, en sintonía con la normativa europea, amplían la protección de las marcas de renombre incluso frente a productos no similares. Sin embargo, aclara que este régimen reforzado exige la concurrencia de tres condiciones:

• Que exista identidad o similitud suficiente entre los signos.
• Que se produzca un vínculo evocativo en el público relevante, es decir, que el consumidor, al percibir el signo posterior, evoque la marca anterior.
• Que esa evocación pueda generar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de la marca prioritaria.

No es necesaria una confusión literal entre signos, pero sí una relación de asociación respecto al origen empresarial. Además, la Sala subraya que cuanto mayor sea la notoriedad y la distintividad del signo, mayor será el ámbito de protección. Sin embargo, el renombre no otorga automáticamente un monopolio sobre formas o elementos gráficos genéricos.

En el caso analizado, la notoriedad de la marca se circunscribe al ámbito del calzado deportivo. No se acreditó que la “X” o aspa inclinada posea una distintividad suficiente para ser evocada en productos distintos a las zapatillas deportivas. El Tribunal pone énfasis en que se trata de un signo gráfico simple, de escasa distintividad fuera de su uso concreto en zapatillas, y cita la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre la limitación de la protección de signos geométricos básicos.

Por todo ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la inexistencia de un vínculo evocativo suficiente entre los signos enfrentados. Reitera que la protección reforzada de una marca notoria no puede extenderse automáticamente a otros sectores y productos sin que el consumidor establezca esa asociación evocativa con el origen empresarial.

STS (Civil) de 28 mayo de 2025. EDJ 2025/597235