British Education System, S.L. tenía registradas varias marcas que comienzan por «Saint George ISOM The British Schoolۚ» y operaba colegios extranjeros en España que impartían el sistema de educación británico mientras que Saint George School, S.L tenía registrada «Saint George’s School Escuela Inglesa de Gerona» aunque operaba un colegio que ponía especial énfasis en la lengua inglesa, pero que seguía el sistema de educación español.

Tras una disputa sobre las marcas, el JPI condenó a British Education System, al cese de actividades que pudieran afectar a los derechos marcarios de Saint George School, S.L; a abstenerse de realizar conductas en un futuro que afectaran a tales marcas y a pagar una indemnización del 1% de la cifra de negocio.

British Education System recurre la sentencia y la AP declara la caducidad de la marca «Saint George’s School Escuela Inglesa de Gerona» pero mantiene el resto de pronunciamientos.

British Education System acude al TS al considerar que el “dies a quo” para calcular la indemnización debe ser desde el requerimiento de Saint George’s School S.L. y no el plazo de 5 años que aplican que entiende que es simplemente el plazo de caducidad de la acción.

Al regularse los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, se distingue los casos de responsabilidad objetiva y los de responsabilidad subjetiva.

En los supuestos de responsabilidad objetiva, la infracción de la marca da lugar al derecho de indemnización por daños y perjuicios, sin que sea preciso acreditar la culpa del infractor. En los casos de responsabilidad subjetiva, la procedencia de la indemnización queda supeditada a que el infractor hubiera sido previamente para que cese en la conducta infractora o que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia o la marca fuera notoria.

En este caso, la sentencia de primera instancia, apreció que se trataba de un caso de responsabilidad subjetiva por lo que el infractor ha de responder de la indemnización desde que conociera o pudiera conocer que su conducta podría infringir la marca de quien ejercita la acción de violación.

Aunque la AP se separó de esta interpretación, partieron de la existencia del requerimiento previo para justificar el cumplimiento del presupuesto de la acción de indemnización, lo que hace irrelevante la determinación del momento en que la conducta infractora era merecedora de la responsabilidad indemnizatoria.

STS (CIVIL) DE 7 MARZO DE 2023. EDJ 2023/538499

Fuente: ADN Jurídico